In het arrest HR 19 februari 2021 (DOC Dairy Partners/Dairy Partners Limited) heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beantwoord over het criterium verwarringsgevaar in art. 5 Hnw. Over dit criterium was namelijk verwarring ontstaan door een overweging van de Hoge Raad in het arrest HR 11 december 2015 (Artiestenverloningen B.V./Prae Artiestenverloning B.V.) . De indruk (en misschien wel de hoop) was gerezen, dat naast het verwarringsgevaar ook “bijkomende omstandigheden” nodig zouden zijn om het voeren van een gelijkende – en dus mogelijk bij het publiek tot verwarring leidende – handelsnaam te verbieden op grond van art. 5 Hnw, en dan met name wanneer de betreffende aanduiding beschrijvend van aard is. In dit blog wordt ingegaan op dit arrest tegen de achtergrond van het criterium van verwarringsgevaar in het algemeen, en op de beantwoording van de vragen van het Hof.

Verwarringsgevaar als criterium in het IE-recht

Voor bedrijven en IE-rechthebbenden is het van groot belang om zich met hun product, het ontwerp daarvan, of hun merk of handelsnaam te onderscheiden van de producten etc. van concurrenten. Het gaat daarbij om de “indruk bij het publiek”. Kunnen zij de verschillende merken of handelsnamen van elkaar onderscheiden, of bestaat het gevaar dat er verwarring ontstaat wie nu wie is en wat nu wat? Het begrip verwarringsgevaar speelt dus een centrale rol in het IE-recht en de rechtspraak over onrechtmatig handelen inzake oneerlijke concurrentie en misleiding van het publiek.

Verwarringsgevaar in het merkenrecht

In het merkenrecht moet als eerste worden vastgesteld, of er sprake is van gelijkenis. Is er sprake van twee “overeenstemmende tekens”? Als dat het geval is, dan komt de vraag naar het bestaan van verwarringsgevaar aan de orde. Maar een louter beschrijvend merk kan niet als merk worden ingeschreven en kan dus geen merkenrechtelijke bescherming genieten (vgl. Benelux Verdrag inzake intellectuele eigendom van merken en tekeningen of modellen art. 2:23 BVIE). Deze bepaling vult dit wel aan met de tekst: “één en ander voor zover het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”.

In Gerecht EU 10 november 2021 AC Milan/Milan trekt AC Milan aan het kortste eind bij de aanvraag van de registratie van haar beeldmerk voor o.a. het gebruik op supportersartikelen zoals kantoorartikelen etc.. Het Duitse kantoorartikelenbedrijfje ‘Milan’ stak daar een stokje voor. De gelijkenis tussen beide merken wordt gewogen naar de diverse elementen daarvan (waarbij het woordmerk zwaar weegt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar). Het Duitse Milan had voldoende aangetoond, dat zij dit merk daadwerkelijk gebruikte, ook al was dat maar kleinschalig. De grote bekendheid van het merk AC Milan legde geen gewicht in de schaal. Een ouder gebruikt recht – ook als is dat qua gebruik veel kleiner – houdt stand.

Slaafse nabootsing van een productontwerp

Reeds in het arrest HR 26 juni 1953 (Hyster Karry Krane) – (nog) niet online gepubliceerd heeft de Hoge Raad beslist, dat verwarringsgevaar op zichzelf onvoldoende is om te oordelen, dat er sprake is van onrechtmatige nabootsing van een ontwerp. Alleen als de nabootsing nodeloos is, dan is deze onrechtmatig. Een concurrent mag dus een product – mits hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht of een octrooirecht – slaafs nabootsen, indien dit technisch wenselijk is of wanneer het ontwerp bepaalde voordelen biedt die door de ander zijn bedacht. Alleen wanneer de vormgeving van de ander exact wordt nagebootst zonder dat hier enige noodzaak toe is – en een andere uitvoering ook mogelijk zou zijn geweest – dan is slaafse nabootsing onrechtmatig. Daarvoor zijn dus zogezegd “bijkomende omstandigheden” vereist.

Zie voor een uitvoeriger bespreking van dit standaardarrest de website Slaafse Nabootsingen, Hyster Krane-arrest. In de conclusie van de P-G d.d. 29 maart 2019 (Capri Sun/Riha Wesergold Getränke) staat een waslijst aan jurisprudentie over dit thema (nr. 2.55, voetnoot 60).

Stijlnabootsing in het auteursrecht

Ook stijlnabootsing is niet onrechtmatig omdat dit bij het publiek tot verwarring zou kunnen leiden, besliste de Hoge Raad in HR 29 maart 2013 (Broeren/Duijsens). De Hoge Raad overwoog:

“Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad brengt het gebruik van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens dezelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, of het volgen van dezelfde stijl, nog niet mee dat sprake is van nabootsing van een werk als bedoeld in art. 13 Aw (HR 28 juni 1946, NJ 1946/712, vgl. voorts HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546). De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan degene die volgens een – hem kenmerkende – stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen.

Tegen deze achtergrond dient te worden geoordeeld dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken. Een ander oordeel zou meebrengen dat langs die weg alsnog het resultaat zou worden bereikt dat de hiervoor vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen.

Het vorenstaande sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn, maar daartoe is niet toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt.”

Het auteursrecht beschermt alleen datgene wat uitgedrukt is (de expressie) in een werk. Het biedt geen bescherming van de achterliggende gedachten, concepten, ideeën of stijlen. Het enkele slaafse nabootsen is niet verboden, daarvoor zijn – daar is die weer – “bijkomende omstandigheden” vereist.

Het recht op domeinnamen is niet wettelijk geregeld

De Hoge Raad overweegt in het arrest HR 11 december 2015 (Artiestenverloningen B.V./Prae Artiestenverloning B.V.), dat de domeinnaam niet wettelijk geregeld is. De Handelsnaamwet biedt alleen bescherming wanneer de ene handelsnaam strijdig is met de andere. Gelijkenis tussen een handelsnaam en een domeinnaam kan niet op basis van art. 5 Hnw worden bestreden, aldus de Hoge Raad (r.o. 3.4.2):

“De handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet. Voor zover deze wet de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam (vgl. onder meer HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, NJ 2009/583 (Euro-Tyre)).”

Onrechtmatig gebruik van domeinnamen moet dus worden beoordeeld aan de hand van de algemene criteria van de onrechtmatige daad. De Hoge Raad overwoog (r.o. 3.4.3):

“Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt.”

Bij domeinnamen kan verwarringsgevaar dus reden zijn om tot onrechtmatigheid te concluderen. Maar als het om louter beschrijvende domeinnamen gaat, dan zijn “bijkomende omstandigheden” nodig (r.o. 3.4.4):

“…de aanduiding ‘artiestenverloning’ louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren. Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.”

Zijn bij louter beschrijvende handelsnamen naast ‘verwarringsgevaar’ ook ‘bijkomende omstandigheden’ vereist?

Met name de verwijzing van de Hoge Raad naar het arrest Bouwcentrum – dat ging over art. 5 Hnw – bracht eenieder in verwarring. Het Gerechtshof Den Haag zag hierin aanleiding die bijkomende omstandigheden ook als voorwaarde te stellen bij louter beschrijvende handelsnamen. Zie GHDHA 19 september 2017 (Ans Trading B.V./Parfumswinkel VOF). De lagere rechtspraak volgde enthousiast.

Met de beantwoording van prejudiciële vragen van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Hoge Raad in HR 19 februari 2021 (DOC Dairy Partners B.V/Dairy Partners Limited) heeft de Hoge Raad weer licht in de duisternis geschapen. De duiding over de toepassing van art. 5 Hnw op grond van de verwijzing in het arrest Artiestenverloningen, dat naast het wettelijke criterium van verwarringsgevaar bij louter beschrijvende handelsnamen ‘bijkomende omstandigheden’ vereist zouden zijn om een handelsnaam onrechtmatig te laten zijn, is door de Hoge Raad naar het Rijk der Fabelen verwezen. Voor een nadere bespreking van dit arrest zie de pagina Handelsnaamwet.

De Handelsnaamwet – uitgevaardigd op 5 juli 1921 – staat na 100 jaar dus nog fier overeind. Aan de wettekst van deze ‘Grand Old Lady’ wordt niet gemorreld.

MdV, 3 juli 2021; update 9-12-2021

Dit blog is geïnspireerd op het artikel van prof. mr. D.J.G. Visser over het arrest DOC Dairy Partners/Dairy Partners in Ars Aequi, mei 2o21