Inleiding handelsnaamwet

De Handelsnaamwet bestaat al bijna 100 jaar: zij dateert van 5 juli 1921. Toch is de wet nog “alive and kicking”. Het is een vrij korte wet, met slechts 11 bepalingen (art. 1 Hnw tot en met art. 9 Hnw), waarvan de art. 8 Hnw is vervallen en de artikelen 9 tot en met 11 Hnw niet inhoudelijk zijn maar gaan over de naamgeving van de wet en het overgangsrecht. Gezien de leeftijd van de wet is het overgangsrecht niet heel actueel meer.

Disputen rond handelsnamen kunnen zowel worden aangevlogen vanuit deze wet als via de onrechtmatige daad (zie de pagina Onrechtmatige daad). De Hoge Raad overweegt daarover in het hierna behandelde arrest Artiestenverloningen:

“De handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet. Voor zover deze wet de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam, vgl. onder meer HR 20 november 2009 (Euro-Tyre).”

Door de introductie van het internet heeft het debat rond handelsnamen een nieuwe dimensie gekregen: het bereik van ondernemingen is ineens niet meer lokaal, maar kan het hele land en zelfs de hele wereld omvatten. Daarmee kunnen handelsnamen van ondernemingen in verschillende plaatsen eerder met elkaar in botsing komen. Verwarringsgevaar bij het publiek is een centraal thema in de Handelsnaamwet.

Handelsnaam en naam vennootschap

De handelsnaam van een onderneming moet worden onderscheiden van de naam van de vennootschap of eenmanszaak. Die hoeven namelijk niet hetzelfde te zijn. Iemand kan zeer wel een besloten vennootschap hebben die heet “Jan de Wit Handelsonderneming B.V.”, maar een hele andere handelsnaam (of meerdere handelsnamen) hebben, waarmee hij aan het economisch verkeer deelneemt. Die handelsnamen kunnen ook in het handelsregister worden ingeschreven, maar dat is niet verplicht. Zie ook de pagina Handelsregisterwet.

Domeinnamen

Een ander element dat door het internet op het toneel is verschenen is de domeinnaam. Vaak valt die samen met de handelsnaam van de onderneming. Dat roept weer nieuwe conflicten op, of een domeinnaam strijdig kan zijn met een handelsnaam.

Definitie handelsnaam

In art. 1 Hnw wordt de definitie gegeven van een handelsnaam: dat is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Een heldere en eenvoudige definitie.

Handelsnaam is overdraagbaar, maar slechts samen met de onderneming

De handelsnaam van een onderneming is overdraagbaar en overerfbaar art. 2 Hnw. Maar uitsluitend samen met overdracht van de onderneming. Zie over overdraagbaarheid van vermogensrechten ook de pagina Begripsbepalingen (Boek 3 B.W.).

Overdracht van een onderneming is – wanneer de onderneming niet wordt gedreven vanuit een B.V. of N.V. – juridisch ingewikkelder dan het lijkt. Een onderneming is namelijk juridisch gezien niet een zelfstandig vermogensbestanddeel, maar een verzameling van vermogensrechten, die ieder afzonderlijk moeten worden overgedragen.

Goodwill

De vraag of ‘goodwill’ juridisch overdraagbaar is (en dus ook vatbaar is voor executie en beslag) is meermaals onderwerp van juridisch debat geweest. De heersende opvatting is dat goodwill geen vermogensrecht is, en dus niet overdraagbaar. In de praktijk kun je wel vaststellen, dat de goodwill – naast andere elementen als de locatie van een bedrijf en het klantenbestand en eventuele IE-rechten zoals merken, octrooien etc. – sterk verweven is met de handelsnaam, en die is dus wel overdraagbaar.

Handelsnaam mag niet indruk wekken dat een ander eigenaar is

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het publiek misleidt doordat die in strijd met de waarheid de indruk wekt dat de onderneming aan een andere persoon toebehoort dan de feitelijke eigenaar van de onderneming (art. 3 lid 1 Hnw).

Sterk gelijkende handelsnaam; aanleunen

Ook is het verboden een handelsnaam te voeren, die zo sterk lijkt op de handelsnaam van een andere onderneming, dat daardoor bij het publiek verwarring zou kunnen ontstaan (art. 3 lid 2 Hnw).

Het belang van een ondernemer om tegen de handelsnaam van een ander bedrijf met een grote naamsbekendheid aan te leunen is helder: je pikt zo een graantje mee van de bekendheid van de ander. Dat is – als de handelsnaam te zeer lijkt op de andere handelsnaam oneerlijke concurrentie.

Verwarringsgevaar handelsnaam

Hier komen we het centrale begrip van deze wet tegen: verwarringsgevaar. Het gaat dus om de verwarring die bij het publiek (de potentiële klanten van de onderneming) kan ontstaan, met welke onderneming zij te maken hebben. Als je bij voorbeeld als woonboulevard de handelsnaam IREA zou gebruiken, om aan te leunen tegen de grote wereldwijde concurrent IKEA.

Pas van zeer veel latere datum is de Wet OHP uit 2008 ter implementatie van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken, maar de Handelsnaamwet laat zien dat dit iets is van alle tijden. Zie ook de pagina Oneerlijke handelspraktijken over de wettelijke regeling ter uitvoering van de EU-Richtlijn van 11 mei 2005 ter bescherming van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen binnen de interne markt (PbEU L 149).

Uitzondering: gelijkende handelsnaam is niet in strijd met de Handelsnaamwet

Wanneer de gelijkende handelsnaam, die verwarring bij het publiek zou kunnen oproepen, niet in strijd met de Handelsnaamwet wordt gevoerd, dan is die handelsnaam wel toegestaan (art. 3 lid 3 Hnw).

Handelsnaam mag niet in strijd met de werkelijkheid de indruk wekken een VOF of rechtspersoon te zijn

In art. 4 lid 1 Hnw verbiedt een handelsnaam te voeren, waarmee in strijd met de waarheid de indruk wordt gewekt dat dit een andere rechtsvorm is (al dan niet met meerdere vennoten). De wet somt op: vennootschap onder een firma, als een vennootschap en commandite of een rederij, of wel aan een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een onderlinge waarborgmaatschappij, een coöperatie, een vereniging of aan een stichting. Een handelsnaam “Gebroeders De Wit VOF” is dus verboden, wanneer je een eenmanszaak drijft.

Dit verbod lijdt uitzondering als de handelsnaam heeft toebehoord aan een samenwerking van andere personen, en één persoon die onderneming heeft voortgezet (art. 4 lid 3 Hnw).

Wijze van aanduiden samenwerking in de handelsnaam

Is uit de handelsnaam af te leiden, dat de onderneming wordt gedreven door meer dan één persoon, dan geeft de wet aan op welke wijze dit dient te gebeuren (art. 4 lid 2 Hnw).

Wanneer de handelsnaam meer dan één persoon vermeldt, dan gaat de wet ervan uit, dat de onderneming toebehoort aan personen handelende als een vennootschap onder een firma. Dit ook al worden hun namen niet genoemd.

Vermeldt de handelsnaam de woorden “en compagnie”, dan bepaalt de wet dat dit aangeeft dat de onderneming toebehoort aan personen, handelende als een vennootschap onder een firma of aan een of meer personen, handelende als een vennootschap en commandite, oftewel een CV of commanditaire vennootschap. Zie voor de VOF en de CV ook de pagina Wetboek van Koophandel.

Bevat de handelsnaam het woord “maatschappij”, dat de onderneming toebehoort aan een naamloze vennootschap, aan een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of aan een vereniging, en het woord “fonds” aan een stichting; alles voor zover niet uit de handelsnaam in zijn geheel het tegendeel blijkt. Zie voor deze rechtsvormen ook de pagina Rechtspersonen (Boek 2 B.W.).

Verbod op voeren handelsnaam gelijkend op die van een ander

De centrale bepaling van de Handelsnaamwet is art. 5 Hnw, waarin de wet verbiedt een handelsnaam te voeren die al door een ander rechtmatig gevoerd werd

Verbod voeren van op andere handelsnaam gelijkende handelsnaam; verwarringsgevaar

Dit verbod geldt ook voor een handelsnaam, die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt. De wet voegt hier een belangrijk criterium aan toe: een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Zoals in de inleiding al aangegeven is dit probleem groter geworden, doordat het bereik van ondernemingen als gevolg van internet veel groter geworden is, potentieel zelfs tot een wereldwijde dekking.

De rechter toets bij een beweerdelijke handelsnaaminbreuk de twee handelsnamen op verschillende aspecten. Wanneer de naam minder onderscheidend is, zal die een minder sterke bescherming genieten, zoals ook naar voren kwam in de procedure tussen twee advocatenkantoren: Rb. Den Haag 20 oktober 2020 (Vangoud Advocaten/Goud Advocaten),

Verbod op voeren handelsnaam gelijkend op de merknaam van een ander

Art. 5a Hnw, breidt het verbod uit tot het gebruik van een merknaam, die lijkt op de naam van een merk, dat aan een ander toebehoort. Dit artikel is in werking getreden op 1 oktober 1954 (Stb. 1954, 410). Aanleiding voor deze wetswijziging was de roep van de Kamers van Koophandel om het verbod op het voeren van een misleidende handelsnaam te verbreden tot andere vormen van aanleunen dan alleen tegen de handelsnaam van een ander. Dit leidde ook tot de algemene bepaling van wat nu is art. 5b Hnw (voorheen art. 2 Hnw). Zie ook het blog Artikel 2 in Historisch perspectief van mr. Dick van Engelen.

Verbod voeren van de merknaam van een ander gelijkende handelsnaam; verwarringsgevaar

Dit verbod geldt ook voor een handelsnaam, die van die merknaam van een ander slechts in geringe mate afwijkt. Ook hiervoor geldt het criterium: voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

Vangnetbepaling verbod op voeren misleidende handelsnaam

In 1954 (Stb. 1954, 410) is ook de algemene bepaling van wat nu is art. 5b Hnw (voorheen art. 2 Hnw) ingevoerd, die een algeheel verbod bevat tot het voeren van een misleidende handelsnaam. Aanleiding voor deze wetswijziging was de roep van de Kamers van Koophandel om het verbod op het voeren van een misleidende handelsnaam te verbreden.

Procedure Kantonrechter tegen verboden of misleidende handelsnaam

Wanneer een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met deze wet, kan ieder belanghebbende de Kantonrechter verzoeken degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen, daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven (art. 6 lid 1 Hnw). In de Handelsnaamwet wordt de hele procedure in een notendop geregeld, tot en met cassatie.

Zie voor de procesregels inzake procedures bij de Kantonrechter ook de pagina Kantonzaken en voor de verzoekschriftprocedure de pagina Verzoekschriftprocedure 1e aanleg.

Dit onverminderd het vorderingsrecht van de benadeelde uit onrechtmatige daad (geregeld in Titel 3, Boek 6 B.W.). Zie ook de pagina Algemene bepalingen onrechtmatige daad.

Relatieve bevoegdheid verzoekschrift inbreuk handelsnaam

Het verzoekschrift wordt gericht tot de rechtbank van het arrondissement waarin de onderneming is gevestigd, die onder de verboden handelsnaam wordt gedreven. Het verzoekschrift wordt behandeld door de kantonrechter. Zie voor het begrip woonplaats van een onderneming ook de pagina Woonplaats (Boek 1 B.W.).

Inbreukmaker gevestigd buiten het Rijk in Europa met filiaal of handelsagent in Nederland

Is de onderneming buiten het rijk in Europa gevestigd, doch heeft zij in dat rijk een filiaal of bijkantoor, of wordt zij aldaar vertegenwoordigd door een gevolmachtigde handelsagent, dan is de rechtbank van het arrondissement waarin dat filiaal of bijkantoor of die handelsagent is gevestigd, bevoegd.

Bevoegdheid woonplaats van de verzoeker

Indien volgens de voorgaande bepalingen geen rechtbank bevoegd is, is de rechtbank van het arrondissement bevoegd, waarin de woonplaats van de verzoeker is gelegen.

Relatieve bevoegdheid bij meerdere vestigingen

Is de onderneming in meer dan één arrondissement gevestigd, dan is bevoegd de rechtbank van elk van deze arrondissementen, ter keuze van de verzoeker. Hetzelfde geldt ingeval de onderneming buiten het rijk in Europa is gevestigd, doch in meer dan één arrondissement een filiaal of bijkantoor heeft of door een gevolmachtigde handelsagent vertegenwoordigd wordt.

Betekening verzoekschrift

Bij een gewone verzoekschriftprocedure zendt de griffier het verzoekschrift aan de wederpartij en evt. andere betrokkenen. Bij de verzoekschriftprocedure wegens een handelsnaaminbreuk moet het verzoekschrift echter aan de inbreukmaker worden betekend (art. 6 lid 3 Hnw). Dat maakt deze procedure wat betreft de oproeping enigszins hybride, omdat oproeping van de wederpartij gebruikelijk is bij dagvaardingszaken en niet bij verzoekschriftprocedures.

De griffier zendt een afschrift van de beslissing van de kantonrechter aan partijen. De rechter kan de voorlopige tenuitvoerlegging van zijn beschikking bevelen (art. 6 lid 6 Hnw).

Hoger beroep beslissing Kantonrechter handelsnaam

Binnen een maand na de dag van de verzending van dit afschrift kan door hem, die daarbij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof, dat in raadkamer beslist (art. 6 lid 4 Hnw). Het derde lid vindt overeenkomstige toepassing: het appelschrift moet worden betekend.

Cassatie handelsnaamprocedure

Binnen één maand na de dag van de verzending van dit afschrift kan door hem, die daarbij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, beroep in cassatie worden ingesteld (art. 6 lid 5 Hnw). Ook het beroepschrift in cassatie moet worden betekend aan de wederpartij.

Prejudiciële vragen DOC Dairy Partners B.V./Dairy Partners Limited

De Hoge Raad heeft in HR 19 februari 2021 (DOC Dairy Partners B.V/Dairy Partners Limited) prejudiciële vragen van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beantwoord in het handelsnaamgeschil tussen deze twee bedrijven. Overigens is die zaak geschikt, maar de Hoge Raad heeft de vragen – in het belang van het recht – toch beantwoord (zie art. 393 lid 9 Rv.). De vraag was namelijk gerezen, of (nog steeds) uitsluitend het verwarringsgevaar vermeld in art. 5 Hnw, het enige criterium voor vaststelling van strijdigheid van een handelsnaam, of dat daarbij tevens “bijkomende omstandigheden” vereist zijn.

Aanleiding voor die twijfel was een eerder arrest HR 11 december 2015 (Artiestenverloningen B.V./Prae Artiestenverloning B.V.), in welke procedure Artiestenverloningen een verbod tegen Prae Artiestenverloning vorderde om ieder gebruik van de domeinnaam “artiestenverloning.nl” te staken en gestaakt te houden. Aan haar vordering heeft Artiestenverloningen ten grondslag gelegd, dat Prae Artiestenverloning onrechtmatig jegens haar handelt door het gebruik van de aanduiding “artiestenverloning.nl” als domeinnaam, welke domeinnaam verwarring wekt met haar handels- en domeinnaam.

De Hoge Raad overwoog – daarbij verwijzend naar een ouder arrest over een handelsnaamkwestie – als volgt (r.o. 3.4.4):

“Naar de … vaststelling van het hof is de aanduiding ‘artiestenverloning’ louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren. Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.”

Vandaar dat de vraag was gerezen, of bij een louter beschrijvende handelsnaam óók “bijkomende omstandigheden” vereist zijn, hoewel art. 5 Hnw uitsluitend over verwarringsgevaar spreekt. Het Hof legt die vraag dan ook maar voor aan de Hoge Raad, teneinde die kwestie op te helderen.

Lees meer over HR 19 februari 2021 (DOC Dairy Partners B.V/Dairy Partners Limited)

In dit geschil vorderde het Engelse Dairy Partners Limited een verbod op de door DOC Dairy Partners B.V. gevoerde handelsnaam. Maar er was ook sprake van gelijkenis in de gevoerde domeinnamen. De feiten in deze procedure waren als volgt:

(i) Dairy Partners is een Britse kaasproducent. Zij produceert zogenaamde geknede kazen, waaronder mozzarella, voor de zakelijke markt in 23 landen, waaronder Nederland. Zij is een grote en bekende speler op die markt.
(ii) Dairy Partners handelt sinds 2007 onder de handelsnaam ‘Dairy Partners’. Deze naam – de Engelse aanduiding voor: ‘zuivel partners’ – komt ook voor in haar logo en in haar domeinnaam ‘dairypartners.co.uk’.
(iii) DOC is een Nederlands bedrijf dat in 2016 is ontstaan uit een fusie tussen een Nederlandse kaasproducent en een Duitse zuivelproducent. Het richt zich op de Benelux en Frankrijk.
(iv) Sinds 2016 handelt DOC onder de handelsnaam ‘DOC Dairy Partners’. Deze naam komt ook voor in haar logo en in haar domeinnaam ‘docdairypartners.nl’.
(v) Dairy Partners en DOC profileren zich beide op internationale beurzen, die worden bezocht door in Nederland gevestigde zuivelbedrijven.

Dairy Partners heeft de kantonrechter op de voet van art. 6 Hnw verzocht DOC te veroordelen om haar handelsnaam (evenals haar domeinnaam) zodanig te wijzigen dat daarin de woorden ‘Dairy Partners’ niet meer voorkomen. Aan dit verzoek heeft Dairy Partners ten grondslag gelegd dat zij, vanwege haar activiteiten in Nederland, beschikt over een handelsnaamrecht op de naam ‘Dairy Partners’ en dat het gebruik van deze naam door DOC Dairy Partners verwarringsgevaar oplevert als bedoeld in art. 5 Hnw.

DOC heeft het gestelde verwarringsgevaar betwist. Zij heeft aangevoerd dat de handelsnaam ‘Dairy Partners’ beschrijvend is voor een onderneming die zuivelproducten verkoopt en daarbij partnerschap zoekt met haar afnemers. Het publiek is deskundig en in staat de bedrijven uit elkaar te houden. Het beschrijvende karakter van de handelsnaam brengt volgens DOC bovendien mee dat het gebruik daarvan niet kan worden verboden, althans dat daarvoor naast verwarringsgevaar bijkomende omstandigheden zijn vereist, die in dit geval ontbreken.

Nadat de Kantonrechter de vordering toewees, heeft het Gerechtshof in hoger beroep prejudiciële vragen gesteld. Deze luidden:

1. Gelden bij de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet nadere, niet in dat artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden (in aanvulling op verwarringsgevaar) in geval van een louter beschrijvende handelsnaam?

2. Luidt het antwoord op de eerste vraag anders indien de ingeroepen oudere (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnaam door gebruik (een zekere mate van) bekendheid heeft verworven?

3. Indien geen nadere vereisten gelden zoals onder (1) bedoeld, hoe dienen dan het (in meer of mindere mate) beschrijvende of niet onderscheidende karakter van de ingeroepen handelsnaam, en het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen door een ieder vrij kunnen worden gebruikt, te worden betrokken in de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet?

Bescherming handelsnaam in het algemeen

De Hoge Raad begint met het schetsen van de algemene kader waarbinnen een handelsnaamconflict beoordeeld moet worden. Hij overweegt (r.o. 2.5.1 e.v.):

“… Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (art. 1 Hnw). Het begrip ‘naam’ ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek een identiteit te geven. Ook geheel of ten dele beschrijvende namen kunnen als handelsnaam worden gekozen: namen die geheel of ten dele bestaan uit aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten.”

Hierbij verwijst de Hoge Raad naar een eerder arrest, HR 4 december 2015 (LMR Advocaten) (en met name naar r.o. 4.1.2). Om – onder verwijzing naar Kamerstukken II 1917/18, 354, nr. 3, p. 3.- verder te gaan (r.o. 2.5.2):

“De keuze voor een bepaalde handelsnaam geeft geen exclusief recht op het gebruik daarvan. Wel biedt de wet, in het belang van het publiek en het belang van de oudste gebruiker, bescherming tegen misleiding (art. 3, 4 en 5b Hnw) en tegen het gevaar voor verwarring (art. 5 en 5a Hnw). De prejudiciële vragen hebben betrekking op art. 5 Hnw. …

Volgens deze bepaling is dus noodzakelijk en voldoende voor een verbod op het voeren van een handelsnaam, dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam wil gaan voeren en een onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven.

Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo’s en eventuele andere visuele vormgeving. Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment.”

De Hoge Raad wijst als voorbeeld van oudere rechtspraak over het verwarringsgevaar op HR 6 januari 1967 (Raiffeisen und VolksbankenVersicherung Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft / Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank).

Of sprake is van verwarringsgevaar is afhankelijk van de omstandigheden van het geval” zegt de Hoge Raad, verwijzend naar LMR Advocaten en HR 28 maart 1963 ( ECLI:NL:HR:1963:66). In LMR Advocaten overwoog de Hoge Raad al, dat ook logo’s en andere visuele vormgeving onderdeel uit maakt van de omstandigheden van het geval.

Bij de beoordeling van een botsing tussen handelsnamen spelen verschillende aspecten een rol. De Raad verwijst ook hiervoor naar eerdere arresten: HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223 (Stermij), rov. 3.4 en HR 28 maart 1963, ECLI:NL:HR:1963:66.

De vrijhoudingsbehoefte bij handelsnamen

Tegenover deze wettelijk gegeven bescherming staat de zgn. “vrijhoudingsbehoefte”: dat het voor een ieder mogelijk moet zijn zich te bedienen van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten. Deze vrijhoudingsbehoefte kwam voor domeinnamen en handelsnamen al eerder aan de orde. De Hoge Raad verwijst voor domeinnamen naar HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning), rov. 3.4.4, en voor handelsnamen HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592 (Bouwcentrum), rov. 3.6..

De Hoge Raad overweegt over de vrijhoudingsbehoefte (r.o. 2.6 e.v.):

“2.6 De prejudiciële vragen stellen aan de orde hoe in dit wettelijke stelsel recht kan worden gedaan aan het algemene belang dat het voor een ieder mogelijk moet zijn zich te bedienen van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten.

Deze vrijhoudingsbehoefte heeft in het merkenrecht een duidelijke plaats: volgens de diverse regelingen worden merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten, niet ingeschreven dan wel, indien toch ingeschreven, op een daartoe strekkende vordering nietig verklaard, tenzij zij door inburgering onderscheidend vermogen hebben gekregen. Voorts kan de houder van een merk met beschrijvende elementen zich niet verzetten tegen het gebruik in het economische verkeer door een derde van met die elementen overeenstemmende aanduidingen, voor zover sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

In de Handelsnaamwet is de vrijhoudingsbehoefte niet uitdrukkelijk geregeld. Deze behoefte heeft sinds de totstandkoming van die – uit 1921 stammende – wet aan betekenis gewonnen. Veel ondernemingen hebben tegenwoordig, in het bijzonder door de komst van het internet, een landelijk werkgebied. In die gevallen speelt de in art. 5 Hnw als relevante omstandigheid genoemde plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen geen rol. Bovendien is door de komst van internet het gebruik van beschrijvende aanduidingen toegenomen, omdat dit de vindbaarheid van ondernemingen op internet bevordert.”

In r.o. 2.8.1 gaat de Hoge Raad in op de vrijhoudingsbehoefte in relatie tot art. 5 Hnw. De Hoge Raad geeft aan, dat aan de vrijhoudingsbehoefte voor beschrijvende handelsnamen twee benaderingen mogelijk zijn. De eerste is de methode die de Hoge Raad voorschreef voor domeinnamen, waarbij bijkomende omstandigheden vereist worden. De Hoge Raad verwijst voor die wijze van toetsing naar Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (Parfumswinkel), rov. 3.15. Die aanpak is echter niet de juiste.

De Hoge Raad geeft echter de voorkeur aan het wettelijke criterium “verwarringsgevaar” als enige maatstaf. Reden daarvoor is, dat de wetgever geen aanleiding gezien heeft de wet aan te passen. De Hoge Raad vindt dat die maatstaf nog prima toepasbaar is (r.o. 2.28):

“Die maatstaf biedt voldoende ruimte om geen, of slechts geringe bescherming te bieden aan handelsnamen die, respectievelijk voor zover zij beschrijvend zijn. De vraag of verwarring tussen de betrokken ondernemingen te duchten is, moet immers worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.

In de eerste plaats impliceert de eis dat verwarring te duchten valt, dat het relevante publiek de oudere handelsnaam kent en deze in verband brengt met de onderneming ten gunste waarvan de bescherming wordt ingeroepen. Een geheel beschrijvende handelsnaam heeft in beginsel geen onderscheidend vermogen, tenzij het publiek een zodanige naam door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met de onderneming die haar voert (‘inburgering’).

Voorts is van belang dat, nu het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen, aangenomen mag worden dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen. Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen. Omgekeerd kan worden aangenomen dat, naarmate een handelsnaam meer onderscheidend vermogen heeft, eerder verwarring te duchten valt. Het is immers aannemelijk dat het publiek in dat geval, bij kennisneming van eenzelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam, die naam eerder in verband zal brengen met de onderneming die de oudere handelsnaam voert.”

Bij de overweging dat, naarmate een handelsnaam meer onderscheidend (en minder beschrijvend) is, eerder verwarringsgevaar kan worden aangenomen, verwijst de Hoge Raad naar HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223 (Stermij), rov. 3.4 en voor het merkenrecht HvJEU 18 juli 2013, zaak C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497 (Specsavers), punt 36. De Hoge Raad vindt dat het naast verwarringsgevaar ook “bijkomende omstandigheden” als voorwaarde te stellen bij beschrijvende handelsnamen juist tot meer problemen kan leiden, omdat dan de vraagt opkomt, waar de grens ligt tussen puur beschrijvende handelsnamen en handelsnamen die minder beschrijvend is.

Het antwoord op de vraag van het Hof luidt dan ook als volgt (r.o. 2.9):

“Bij de toepassing van art. 5 Hnw gelden geen nadere, niet in die bepaling genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist. Aan het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, kan in voldoende mate recht worden gedaan door dat belang te betrekken bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.”[/su_spoiler]

In Ars Aequi mei 2021 (p. 486 e.v.) is Prof. mr. D.J.G. Visser kritisch over het arrest. De Hoge Raad wekt volgens Visser de indruk, dat “verwarringsgevaar” een feitelijk gegeven is, en niet een normatief gegeven. Visser schrijft, dat een beschrijvende handelsnaam die lijkt op een bestaande handelsnaam feitelijk verwarrend kan zijn, maar dat de onrechtmatigheid eraan kan worden ontzegd op basis van een oordeel over de vraag of dit onwenselijk is (een normatief oordeel dus).

Hij vindt dat de Hoge Raad de praktijk beter tegemoet had kunnen komen wanneer de suggestie van de P-G was overgenomen. Die stelde voor om aan te haken bij het woord “dientengevolge”, dat een element van causaliteit introduceert. Daarbij wordt in de literatuur gewezen op een aan de gebruiker van de oudere naam te maken verwijt: bvb. dat die maar een meer onderscheidende naam had moeten kiezen, of iets gedaan heeft waardoor de verwarring is toegenomen, zoals het verplaatsen van zijn onderneming naar een locatie waardoor het gevaar op verwarring wordt vergroot. Dan is in die visie de verwarring niet het gevolg van het kiezen van de concurrent voor een op de oudere handelsnaam gelijkende handelsnaam, maar is toe te rekenen aan het handelen van de eerdere gebruiker van die handelsnaam.

Visser wijst nog op andere bronnen over het handelsnaamrecht, waaronder het proefschrift van R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, “De handelsnaamwet onder de loep” Amsterdam deLex 2020.

Domeinnaam versus handelsnaam

Bottomline is dus, dat voor domeinnamen de keuzevrijheid voorop staat. Verwarringsgevaar is geen maatstaf, er moeten “bijkomende omstandigheden” zijn wil een beschrijvende domeinnaam die lijkt op de domeinnaam van een ander onrechtmatig zijn. Voor handelsnamen zijn die bijkomende omstandigheden weer niet van belang: de enige relevante maatstaf is de perceptie van het publiek: ontstaat er verwarringsgevaar omtrent de identiteit van de onderneming of haar eigenaar. Natuurlijk wel met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.

De Hoge Raad zet de bescherming van de handelsnaam nog eens scherp af tegen het gebruik van domeinnamen (r.o. 2.10.1):

“Art. 5 Hnw biedt de gebruiker van een handelsnaam bescherming tegen het gebruik van dezelfde of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam als handelsnaam. Onder het toepassingsbereik van die bepaling valt ook een geschil tussen gebruikers van domeinnamen, voor zover deze domeinnamen tevens als handelsnamen worden gebruikt.

Onder het toepassingsbereik van die bepaling valt niet een geschil tussen een gebruiker van een handelsnaam en een gebruiker van een domeinnaam, of een geschil tussen gebruikers van domeinnamen, voor zover deze domeinnamen niet tevens als handelsnamen worden gebruikt. In laatstgenoemde gevallen kan art. 6:162 BW bescherming bieden tegen het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam als dat gebruik verwarring wekt.”

Voor dit laatste geval verwijst de Hoge Raad naar het vereiste van “bijkomende omstandigheden” zoals aan de orde was in het arrest Artiestenverloning.

Als toegift gaat de Hoge Raad – in een wat verwarrende overweging – nog in op andere situaties, in het bijzonder een vordering uit onrechtmatige daad bij ‘aanleunen’, wanneer er op zichzelf geen sprake is van verwarringsgevaar (r.o. 2.10.2):

“Hetgeen hiervoor is overwogen, kan ook in het kader van een vordering uit onrechtmatige daad in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring door het gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam. Indien de uitkomst van die beoordeling is dat geen sprake is van verwarringsgevaar, zal het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam niet op die grond onrechtmatig zijn, zodat dan niet meer van belang is of sprake is van andere, bijkomende omstandigheden.

Is wel sprake van verwarringsgevaar, dan zullen andere, bijkomende omstandigheden nodig zijn om het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam onrechtmatig te kunnen achten. Daarbij gaat het steeds om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging. Zo kan worden gedacht aan een geval waarin een of meer domeinnamen in gebruik worden genomen die zo dicht mogelijk aanliggen tegen de (handels)naam van een concurrent om, met gebruikmaking van diens bekendheid of reputatie en met de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, op misleidende wijze klanten bij die concurrent weg te lokken.”

In de eerste alinea laat de Hoge Raad onduidelijkheid bestaan of het hier nu gaat over domeinnamen én handelsnamen of alleen over domeinnamen. En of het alleen beschrijvende domeinnamen betreft of alle op elkaar lijkende domeinnamen. Gelet op de 2e alinea lijkt het vooral om domeinnamen te gaan, maar helemaal helder is het niet.

Procedure Kamer van Koophandel tegen verboden of misleidende handelsnaam

De Kamer van Koophandel is ook bevoegd tegen een verboden of misleidende handelsnaam op te treden (art. 6a Hnw). Daarbij vind het bepaalde in (art. 6 Hnw) overeenkomstige toepassing.

Verlof tijdelijk voortzetten gebruik handelsnaam tegen zekerheid

De voorzieningenrechter kan op vordering van eiser tijdelijke voortzetting van de vermeende strijd met art. 5 Hnw of art. 5a Hnw toestaan onder de voorwaarde dat de verweerder zekerheid stelt voor vergoeding van de door eiser geleden schade (art. 6b Hnw).

Schadevergoeding voeren verboden handelsnaam

De rechter kan de schadevergoeding wegens het voeren van een verboden en/of op een merk inbreuk makende handelsnaam vaststellen als een forfaitair bedrag (art. 6c lid 1 Hnw).

Veroordeling tot rectificatie bij verboden of misleidende handelsnaam

De rechter kan op vordering van degene die de handelsnaam voert gelasten dat op kosten van degene die heeft gehandeld in strijd met de art. 3 Hnw. tot en met art. 5b Hnw. passende maatregelen worden getroffen tot verspreiding van informatie over de uitspraak (art. 6c lid 2 Hnw).

Strafbaarstelling voeren verboden handelsnaam

De wet stelt in art. 7 Hnw het voeren van een handelsnaam in strijd met deze wet strafbaar. Het overtreden van dit verbod wordt aangemerkt als een overtreding.

Proceskosten handelsnaamprocedures

Aan een procedure over een handelsnaam kleeft een flink proceskostenrisico: deze procedure valt – voor zover het gaat om procedures inzake inbreuken ex art. 5 en art. 5a Hnw (en procedures ex art. 6 Hnw voor zover gebaseerd op art. 5 of art. 5a Hnw) – onder de uitzondering voor proceskosten die geldt voor IE-zaken (art. 1019h Rv.). Dat betekent dat de rechter niet een forfaitaire vergoeding oplegt voor de proceskosten, maar de volledige advocaatkosten. dit geldt zowel voor kort geding als voor procedures bij de Kantonrechter op grond van de Handelsnaamwet.

Zie ook Rb. Den Haag 20 oktober 2020 (Vangoud Advocaten/Goud Advocaten), waar de verliezer maar liefst EUR 13.000 voor zijn kiezen kreeg. Met handelsnaamzaken geldt dus: bezint eer ge begint.

In het arrest HR 4 december 2015 (LMR Advocaten) heeft de Hoge Raad hierover het volgende overwogen (r.o. 6.2.2):

“Het toepassingsbereik van art. 1019h Rv wordt bepaald door art. 1019 Rv, waarin titel 15 (waarvan art. 1019h Rv deel uitmaakt) van toepassing wordt verklaard op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de daarin genoemde wetten en verordeningen en het daarin genoemde verdrag.
De Handelsnaamwet wordt in de opsomming wel genoemd, maar slechts voor zover het gaat om procedures krachtens art. 5 en 5a daarvan. Blijkens de Memorie van Toelichting bij de wet van 8 maart 2007 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en andere wetten ter uitvoering van de Handhavingsrichtlijn, is ervoor gekozen titel 15 van toepassing te verklaren op de Handelsnaamwet voor zover deze beschermt tegen het gebruik van een verwarring wekkende handelsnaam en tegen gebruik van een merk in een handelsnaam (art. 5 en 5a). Uitdrukkelijk is afgezien van toepasselijkheid op procedures krachtens de art. 3, 4 en 5b Hnw, omdat deze betrekking hebben op bescherming van het publiek tegen misleiding en niet op bescherming van intellectuele eigendomsrechten tegen inbreuken door derden (Kamerstukken II 2005-2006, 30 392, nr. 3, p. 8 en 17).

Uit het feit dat art. 6 Hnw niet in de opsomming van art. 1019 Rv voorkomt, kan, gelet op het voorgaande, niet worden afgeleid dat procedures op de voet van die bepaling steeds van het toepassingsbereik van titel 15 zijn uitgesloten. Aangenomen moet worden dat indien het in een dergelijke procedure gedane verzoek is gegrond op art. 5 of 5a Hnw, de bepalingen van die titel van toepassing zijn. Alsdan is immers in wezen sprake van een procedure krachtens art. 5 of 5a Hnw, waarin bescherming wordt verzocht tegen inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht dat wordt ontleend aan het voeren van een handelsnaam. Dit resultaat stemt overeen met het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn zoals omschreven in art. 2 van die richtlijn; vgl. de verklaring van de Europese Commissie van 13 april 2005 (2005/295/EG, PbEU 2005, L94/37), waarin is vermeld dat tot de rechten van intellectuele eigendom waarop de richtlijn betrekking heeft, behoren: handelsnamen, voor zover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd.”

Waar het Hof de kosten nog had gecompenseerd, wees de Hoge Raad proceskosten toe van ruim EUR 11.000. Compensatie is volgens de Hoge Raad inderdaad in principe mogelijk, ook bij art. 1019h Rv., maar het Hof had op een verkeerde wijze vastgesteld welke partij in overwegende mate in het ongelijk gesteld was (zie r.o. 5.1.2).

Zie verder de pagina Proceskosten en de pagina Procedures inzake rechten van intellectuele eigendom.

Auteur & Last edit

[MdV, 3-07-2021; laatste bewerking 8-08-2021]